世界を舞台に、お客様の知的財産戦略の推進を支援する専門家
「知的財産プロフェッショナル」集団
米国CAFC判決のご紹介：PERSONAL WEB TECHNOLOGIES, LLC v. APPLE, INC
2019年05月15日
IPニュース
米国
PERSONAL WEB TECHNOLOGIES, LLC v. APPLE, INC.
判決日：2019年3月8日
判決日：2019年3月8日
１．概要
特許庁は、「Personal Webs社の特許のクレーム規定は、従来文献に黙示的に開示されている」と判断し、複数の従来文献から自明と判決。CAFCは、黙示的開示の判断に誤りがあったと指摘し、判決を覆した。
２．本判決を理解するためのキーワード
黙示的な開示（Inherency）
３．事件の背景と地裁判決
Personal Web社は、データ処理システムに関する特許を保有する。
従来、電子ファイルは、アルファベットや数字からなるファイルネームやそのファイルが 保存された場所によって管理されていた。同特許は、その管理手法の問題点を指摘し、電子ファイルに内容に応じた識別子を作成し、その識別子を用いて電子ファイルがシステムに存在するかどうかを判断する方法及び装置を開示する。電子ファイルの内容が変更されるとその識別子が変更され、その識別子を包含するテーブルが更新される。
2013年9月に、Apple社は同特許の一部のクレームに対してInter Partes Review (IPR)を申請した。
争点のクレームには、“causing the content-dependent name of the particular data item to be compared to a plurality of values.”（データ項目の内容依存名を複数の値と比較させる）という限定があった。
審判部は、「争点のクレームは、従来文献Woodhill及びその他の文献から自明」と判断した。
(1)審判部は、最初にWoodhillの17段落の記載を指摘した。
Program control then continues with step 446 where the Distributed Storage Manager program 448 transmits an “update request” to the remote backup file server 12 which includes the Binary Object Identification Record 58 for the previous version of each binary object as well as the list of “contents identifiers” calculated in step 444.
(2)次に、Woodhillの開示について以下の通り判断した。
・更新要求によってどのデータを復元する必要があるかを判断するためには、Woodhillのremote backup file serverは、Binary Object Identification Recordを用いてそのlocal fileを必ず参照できなければならない。
・Woodhillは、必ずremote backup file serverを用いて実行する。そのremote backup file serverは、Binary Object Identification Recordに復元する必要のあるfile dataのためのlookup tableとして機能する。
・Woodhillは、必然的に特定のデータ項目（バイナリオブジェクト）の内容に応じた識別子（バイナリオブジェクト識別子）を複数の値（必ず存在するバイナリオブジェクト識別子のデータベース）と比較する。すなわち、Woodhillはバイナリオブジェクト識別子を複数のバイナリオブジェクト識別子と比較することを黙示的に開示する。
・このように、Woodhillは、争点のクレーム限定を黙示的に開示する。
４．争点
Woodhillは、争点のクレーム限定を黙示的に開示しているか？
５．ＣＡＦＣ判決
審判部は、「Woodhillの17段落の記載によれば、クレームの”compared to a plurality of values”限定はWoodhillに黙示的に開示されている」と判断したが、その判断は誤りである。
Woodhillのシステムは、復元するfileの前のバージョンのBinary Objectを見つけるためにBinary Object Identifier lookup tableを使用することが可能である。しかしながら、Par v. TWI (Fed. Cir. 2014)判決によれば、このような単なる可能性に基づき、Woodhillが黙示的に開示する、と判断することはできない。
以下の通り、審判部の黙示に関する判断は誤りである。
・Woodhillは、file name名と場所情報を使ってfileを検索する従来の方法しか開示して いない。すなわち、Woodhillは、内容に応じた識別子に基づいてファイルを検索することを開示していない。
・Woodhillのlookup tableは、fileの現在または以前のバージョンを見つけるのに不要で ある。
・Binary Object Identifierのlookup tableは必ずしもWoodhillに存在するわけではない。
したがって、争点のクレームがWoodhill及びほかの文献から自明であるとの判断は誤りである。
６．コメント
(1)ある特許のクレーム限定が、従来文献から自明であるとするためには、そのクレームの限定が従来文献に開示されていることを必要とします。従来文献がクレーム限定を明確に開示していていない場合でも、黙示的に開示されているという理由で、従来文献の開示から自明であると判断されることがあります。黙示的に開示されているかの判断の基準は、例えば、以下の二つの判例に示されています。
①Par v. TWI (Fed. Cir. 2014)
Inherency may supply a missing claim limitation in an obviousness analysis. But the use of inherency, a doctrine originally rooted in anticipation, must be carefully circumscribed in the context of obviousness.
Inherency“may not be established by probabilities or possibilities. The mere fact that a certain thing may result from a given set of circumstances is not sufficient.
A party must, therefore, meet a high standard in order to rely on inherency to establish the existence of a claim limitation in the prior art in an obviousness analysis—the limitation at issue necessarily must be present, or the natural result of the combination of elements explicitly disclosed by the prior art.
②Cont’l Can v. Monsanto (Fed. Cir. 1991)
A party seeking to establish inherent anticipation must show that a person of ordinary skill in the art would recognize that missing descriptive matter in a prior art reference is nevertheless necessarily present.
このように、クレーム限定が従来文献に必然的または本質的に存在しているとき、クレーム限定が黙示的に従来文献に開示されていると判断されます。
本事件では、審判部は「従来文献は発明と同様にlookup tableを備えるのだから発明の 比較が可能であり、従来文献は黙示的にクレーム限定を開示する」と判断しましたが、CAFCは「そのような可能性では黙示的に開示するとは言えない」と指摘し、審判部の判断を誤りとしています。
(2)2017～2018年にも、黙示的開示が判断されたCAFC判決がいくつかあります。ここでは3つの判決をご参考まで紹介します。
① Knauf Insulation v. Rockwool Int'l (2017/02/27判決, Nonprecedential)
従来文献は、争点のクレーム限定を黙示的に開示する(inherency)
Knaufは、鉱物繊維の絶縁材料に関し、以下のクレーム限定を有する特許を保有：
26. A mineral fiber insulating material, comprising mineral fibers and・・・ an organic thermoset binder・・・wherein the binder includes melanoidins produced by a Maillard reaction which occurs during curing,
従来文献はMaillard reactionを明確には開示しない。しかしながら、この従来文献は、Maillard reactionに必要な3つの反応物質を開示し、特許と同じように、それらを混合し 硬化させる工程を開示する。同文献は、それらの工程によりエステル化が促進されると明示し、糖によってMaillard reactionは必ず発生する(natural result)。したがって、この従来 文献は、クレームのMaillard reaction限定を黙示的に開示する。
② HTC Corporation v. Cellular Communications Equip (2017/12/18判決)
従来文献は、争点のクレーム規定を黙示的に開示していない。
Cellularは、base stationとmobile stationの間で複数のdata transmission channelsを用いた無線通信に関する特許を保有する。従来文献は、クレームの“start of a message transmission” という限定を明確には開示しない。HTCは、従来文献の”the start of a frame preceding an ACK/NACK signal”は、クレーム限定の”the start of a message transmission"に対応可能である」と主張。しかしながら、CAFCは、「可能性だけでは不十分」と指摘し、「同一ではない」との地裁判決に同意した。
③ Endo Pharmaceuticals v. Custopharm (2018/07/13判決)
クレームの溶媒に関する規定は従来文献に黙示的に開示されていない。
Endoは、テストステロン注射剤Aveedを製造販売し、同薬剤に関する特許を保有する。争点のクレームは、"vehicle formulation—40% castor oil and 60% benzyl benzoate"という限定を有する。Custopharmは、「クレームのvehicle formulation限定は、従来文献に必ず存在していた。」と主張した。しかしながら、CAFCは、以下の理由を示し、「「従来文献は、溶剤としてbenzyl benzoateを使用した。」と当業者が必ず理解した」と思わせるほどに従来文献の記載は十分ではない」と判断し、「クレーム発明は、同従来文献と同一では無い」と判決した。
(a) 仮に「溶剤は必ず存在していた」と理解されたとしても、当時、数多くの種類の溶剤が存在した。
(b) 仮に「Benzyl Benzoateが溶剤であった」と理解されたとしても、そのBenzyl Benzoateの割合は必然的にクレームのような割合であったと理解されない。（文責：山屋）
７．本判決のリンク先
http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/18-1599.Opinion.3-8-2019.pdf
以 上
特許庁は、「Personal Webs社の特許のクレーム規定は、従来文献に黙示的に開示されている」と判断し、複数の従来文献から自明と判決。CAFCは、黙示的開示の判断に誤りがあったと指摘し、判決を覆した。
２．本判決を理解するためのキーワード
黙示的な開示（Inherency）
３．事件の背景と地裁判決
Personal Web社は、データ処理システムに関する特許を保有する。
従来、電子ファイルは、アルファベットや数字からなるファイルネームやそのファイルが 保存された場所によって管理されていた。同特許は、その管理手法の問題点を指摘し、電子ファイルに内容に応じた識別子を作成し、その識別子を用いて電子ファイルがシステムに存在するかどうかを判断する方法及び装置を開示する。電子ファイルの内容が変更されるとその識別子が変更され、その識別子を包含するテーブルが更新される。
2013年9月に、Apple社は同特許の一部のクレームに対してInter Partes Review (IPR)を申請した。
争点のクレームには、“causing the content-dependent name of the particular data item to be compared to a plurality of values.”（データ項目の内容依存名を複数の値と比較させる）という限定があった。
審判部は、「争点のクレームは、従来文献Woodhill及びその他の文献から自明」と判断した。
(1)審判部は、最初にWoodhillの17段落の記載を指摘した。
Program control then continues with step 446 where the Distributed Storage Manager program 448 transmits an “update request” to the remote backup file server 12 which includes the Binary Object Identification Record 58 for the previous version of each binary object as well as the list of “contents identifiers” calculated in step 444.
(2)次に、Woodhillの開示について以下の通り判断した。
・更新要求によってどのデータを復元する必要があるかを判断するためには、Woodhillのremote backup file serverは、Binary Object Identification Recordを用いてそのlocal fileを必ず参照できなければならない。
・Woodhillは、必ずremote backup file serverを用いて実行する。そのremote backup file serverは、Binary Object Identification Recordに復元する必要のあるfile dataのためのlookup tableとして機能する。
・Woodhillは、必然的に特定のデータ項目（バイナリオブジェクト）の内容に応じた識別子（バイナリオブジェクト識別子）を複数の値（必ず存在するバイナリオブジェクト識別子のデータベース）と比較する。すなわち、Woodhillはバイナリオブジェクト識別子を複数のバイナリオブジェクト識別子と比較することを黙示的に開示する。
・このように、Woodhillは、争点のクレーム限定を黙示的に開示する。
４．争点
Woodhillは、争点のクレーム限定を黙示的に開示しているか？
５．ＣＡＦＣ判決
審判部は、「Woodhillの17段落の記載によれば、クレームの”compared to a plurality of values”限定はWoodhillに黙示的に開示されている」と判断したが、その判断は誤りである。
Woodhillのシステムは、復元するfileの前のバージョンのBinary Objectを見つけるためにBinary Object Identifier lookup tableを使用することが可能である。しかしながら、Par v. TWI (Fed. Cir. 2014)判決によれば、このような単なる可能性に基づき、Woodhillが黙示的に開示する、と判断することはできない。
以下の通り、審判部の黙示に関する判断は誤りである。
・Woodhillは、file name名と場所情報を使ってfileを検索する従来の方法しか開示して いない。すなわち、Woodhillは、内容に応じた識別子に基づいてファイルを検索することを開示していない。
・Woodhillのlookup tableは、fileの現在または以前のバージョンを見つけるのに不要で ある。
・Binary Object Identifierのlookup tableは必ずしもWoodhillに存在するわけではない。
したがって、争点のクレームがWoodhill及びほかの文献から自明であるとの判断は誤りである。
６．コメント
(1)ある特許のクレーム限定が、従来文献から自明であるとするためには、そのクレームの限定が従来文献に開示されていることを必要とします。従来文献がクレーム限定を明確に開示していていない場合でも、黙示的に開示されているという理由で、従来文献の開示から自明であると判断されることがあります。黙示的に開示されているかの判断の基準は、例えば、以下の二つの判例に示されています。
①Par v. TWI (Fed. Cir. 2014)
Inherency may supply a missing claim limitation in an obviousness analysis. But the use of inherency, a doctrine originally rooted in anticipation, must be carefully circumscribed in the context of obviousness.
Inherency“may not be established by probabilities or possibilities. The mere fact that a certain thing may result from a given set of circumstances is not sufficient.
A party must, therefore, meet a high standard in order to rely on inherency to establish the existence of a claim limitation in the prior art in an obviousness analysis—the limitation at issue necessarily must be present, or the natural result of the combination of elements explicitly disclosed by the prior art.
②Cont’l Can v. Monsanto (Fed. Cir. 1991)
A party seeking to establish inherent anticipation must show that a person of ordinary skill in the art would recognize that missing descriptive matter in a prior art reference is nevertheless necessarily present.
このように、クレーム限定が従来文献に必然的または本質的に存在しているとき、クレーム限定が黙示的に従来文献に開示されていると判断されます。
本事件では、審判部は「従来文献は発明と同様にlookup tableを備えるのだから発明の 比較が可能であり、従来文献は黙示的にクレーム限定を開示する」と判断しましたが、CAFCは「そのような可能性では黙示的に開示するとは言えない」と指摘し、審判部の判断を誤りとしています。
(2)2017～2018年にも、黙示的開示が判断されたCAFC判決がいくつかあります。ここでは3つの判決をご参考まで紹介します。
① Knauf Insulation v. Rockwool Int'l (2017/02/27判決, Nonprecedential)
従来文献は、争点のクレーム限定を黙示的に開示する(inherency)
Knaufは、鉱物繊維の絶縁材料に関し、以下のクレーム限定を有する特許を保有：
26. A mineral fiber insulating material, comprising mineral fibers and・・・ an organic thermoset binder・・・wherein the binder includes melanoidins produced by a Maillard reaction which occurs during curing,
従来文献はMaillard reactionを明確には開示しない。しかしながら、この従来文献は、Maillard reactionに必要な3つの反応物質を開示し、特許と同じように、それらを混合し 硬化させる工程を開示する。同文献は、それらの工程によりエステル化が促進されると明示し、糖によってMaillard reactionは必ず発生する(natural result)。したがって、この従来 文献は、クレームのMaillard reaction限定を黙示的に開示する。
② HTC Corporation v. Cellular Communications Equip (2017/12/18判決)
従来文献は、争点のクレーム規定を黙示的に開示していない。
Cellularは、base stationとmobile stationの間で複数のdata transmission channelsを用いた無線通信に関する特許を保有する。従来文献は、クレームの“start of a message transmission” という限定を明確には開示しない。HTCは、従来文献の”the start of a frame preceding an ACK/NACK signal”は、クレーム限定の”the start of a message transmission"に対応可能である」と主張。しかしながら、CAFCは、「可能性だけでは不十分」と指摘し、「同一ではない」との地裁判決に同意した。
③ Endo Pharmaceuticals v. Custopharm (2018/07/13判決)
クレームの溶媒に関する規定は従来文献に黙示的に開示されていない。
Endoは、テストステロン注射剤Aveedを製造販売し、同薬剤に関する特許を保有する。争点のクレームは、"vehicle formulation—40% castor oil and 60% benzyl benzoate"という限定を有する。Custopharmは、「クレームのvehicle formulation限定は、従来文献に必ず存在していた。」と主張した。しかしながら、CAFCは、以下の理由を示し、「「従来文献は、溶剤としてbenzyl benzoateを使用した。」と当業者が必ず理解した」と思わせるほどに従来文献の記載は十分ではない」と判断し、「クレーム発明は、同従来文献と同一では無い」と判決した。
(a) 仮に「溶剤は必ず存在していた」と理解されたとしても、当時、数多くの種類の溶剤が存在した。
(b) 仮に「Benzyl Benzoateが溶剤であった」と理解されたとしても、そのBenzyl Benzoateの割合は必然的にクレームのような割合であったと理解されない。（文責：山屋）
７．本判決のリンク先
http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/18-1599.Opinion.3-8-2019.pdf
以 上
TEL：03-5366-3266
〒160-0004